Vente privée sur l’enregistrement des marques

Dernièrement, la marque « Papa Noël » a été évaluée à près de 1 162 milliards d’euros, par le cabinet Brand Finance. Cette somme record fait de cette marque la plus chère du monde. Mais qu’est-ce qui rend une marque, ce bien immatériel pour ne pas dire venteux si précieux ? Quelles sont les étapes de reconnaissance et de protection d’une marque ? Pour y voir un peu plus clair nous suivrons le cas vente-privée.com qui vint remettre en cause la nécessaire distinctivité des marques.

I.                    Pour te protéger, ta marque tu enregistreras

Afin de mettre en place une stratégie marketing autour d’une marque reconnaissable et permettant la distinction de vos produits il est primordial d’enregistrer votre marque auprès de l’Institut National de Propriété Intellectuelle.

De même, la condition principale de validité d’une marque est son caractère distinctif. A ce titre, tout signe distinctif peut être enregistré comme marque. Est distinctif le signe qui permet d’identifier un produit ou un service déterminé parmi les produits ou services semblables. A contrario, Ne sont pas distinctifs les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.

La distinctivité s’apprécie dans le cadre de la spécialité de la marque, c’est à dire pour les produits ou services désignés dans le dépôt ou similaires à ceux désignés dans le dépôt. En effet, pour déposer une marque, cette dernière doit respecter le principe de spécialité qui impose la définition des biens couverts par cette marque afin d’éviter les monopoles. C’est au regard de ce principe de spécialité que la marque verbale française « vente-privée.com » fut enregistrée le 16 janvier 2009 pour les classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42[1].

Pour être enregistrée, une marque doit également être licite c’est-à-dire qu’elle ne doit pas nuire à l’ordre public, aux bonnes mœurs et ne pas porter atteinte aux emblèmes étatiques.

Enfin, pour pouvoir s’approprier des droits sur une marque grâce à l’enregistrement, celle-ci doit être disponible c’est-à-dire ne pas avoir fait l’objet d’un dépôt antérieur par un tiers. En addition des marques préalablement enregistrées, certaines marques sont protégées de leur fait en raison de leur caractère notoire. La marque notoire est une marque très connue du grand public.

II.                  Affaire  « vente-privée.com », une marque descriptive et pourtant distinctive ?

Au début de ce conflit opposant les deux géants de la vente privée en ligne, nous trouvons tout d’abord la société showroomprivé.com qui a le 5 septembre 2012, assigné devant  le tribunal de grande instance de Paris, la société vente-privée.com aux fins de voir annuler la marque précitée pour défaut de caractère distinctif.

La société showroomprivé.com soutient que la marque vente-privée.com ne remplit pas la condition de distinctivité puisqu’elle ne fait que décrire l’activité qu’elle exerce à savoir la vente privée d’articles de mode et autres. En date du 28 novembre 2013, la Cour reconnait en effet que l’expression « vente privée » appartient au langage courant et constitue la désignation usuelle et nécessaire du service éponyme. Par cet arrêt, la 1^e section du TGI de Paris confirme donc que la marque vente-privée.com possédait un caractère entièrement descriptif au moment de son dépôt. Le dépôt étant vicié, la marque est annulée.

Cette décision fit l’effet d’une bombe pour les professionnels de la propriété intellectuelle. En effet, la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 avait estimé que le signe Dict.fr, qui n’avait à l’origine pas de caractère distinctif, avait acquis ce critère par l’usage.

On pouvait alors se demander comment une marque aussi connue du public peut-elle être annulée ? Une incompréhension vite soulagée par l’arrêt rendu seulement quelques jours après par la 3^e section du TGI. Dans cette décision du 6 décembre 2013, la Cour fait droit aux demandes de la société vente-privée.com s’opposant à l’usage de noms de domaine similaires aux siens[2]. En reconnaissant l’atteinte à la marque vente-privée la Cour consacre le caractère notoire de cette dernière. Ce jugement retire donc toute la substance de la décision rendue par la 1^e section car la marque « notoire », telle que définie à l’article 6 bis de la Convention de Paris, peut jouir d’une protection quand bien même elle ne fait pas l’objet d’un enregistrement.

Laura Lizé

Pour en savoir plus

–          www.inpi.fr

–          Classification de Nice

–          Convention de Paris