Réforme du droit des marques: Quels changements avec le  » Paquet Marques » ?

Attendue, annoncée… et enfin proclamée! La réforme du droit des marques, plus communément appelée « paquet marque », a été définitivement adoptée par le Parlement européen le 15 décembre dernier après plusieurs années de négociations. Entre changements esthétiques et avancées majeures, zoom sur une réforme qui va « marquer » le paysage français et communautaire du droit des marques.

L’objectif visé par la réforme du « paquet marque » est clair : harmoniser et moderniser le droit des marques au sein des États membres, en tenant notamment compte des nouvelles contraintes des opérateurs économiques et de l’évolution des jurisprudences nationales et européennes. Objectif atteint ? Un point sur les avancées annoncées par la réforme.

Une nouvelle terminologie plus cohérente

Exit les références au droit « communautaire » ! Alors que la Communauté européenne a laissé place à l’Union européenne depuis quelques années, le droit des marques n’avait pourtant pas pris acte de ce changement. C’est désormais chose faite : plus question de « marque communautaire ». Désormais, il faudra employer l’expression « marque de l’Union européenne » (article 1^er du Règlement). L’OHMI n’échappe pas non plus à ce mouvement de refonte terminologique et devient l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.

La « représentation graphique » à la trappe

Parmi les changements annoncés par la réforme, celui-ci était particulièrement attendu : l’exigence de « représentation graphique » est enfin supprimée. La nouvelle directive devrait ainsi permettre l’enregistrement des marques olfactives, sonores, en mouvement, ou gustatives, qui étaient jusque-là difficilement admises, sauf quelques cas isolés en jurisprudence[1]. Désormais, le signe pourra prendre n’importe quelle forme à condition qu’il puisse être représenté « d’une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective »[2]. Ce changement va sans doute soulever des difficultés inédites en pratique : en effet, dans le cadre d’une procédure d’opposition, on peut se demander comment réaliser une comparaison entre deux marques olfactives, par exemple…

Un examen plus strict des conditions de validité

Les textes viennent également redéfinir certaines conditions de validité de la marque et l’enregistrement du signe choisi devient par conséquent plus strict. Dorénavant, les libellés des produits et services visés par l’enregistrement doivent être définis avec clarté et précision : il s’agit ainsi d’une nouvelle condition de validité de la marque. Il faudra également être plus vigilant quant aux antériorités : en effet, de nouveaux droits vont pouvoir faire obstacle à l’enregistrement du signe, comme les mentions traditionnelles pour les vins[3], les spécialités traditionnelles garanties et les dénominations des variétés végétales (lorsqu’elles sont protégées au niveau national). Finalement, la directive vient préciser le régime d’exclusion des marques de formes, visé en droit français à l’article L.711-2 c) du Code de la propriété intellectuelle, et élargit ainsi les cas d’exclusion[4].

L’extension de compétence des offices nationaux

C’est un des grands changements initié par la réforme : les Offices nationaux devront mettre en place des procédures administratives pour les demandes en nullité ou déchéance. Si cette exigence était déjà appliquée dans de nombreux pays de l’Union européenne, d’autres États comme la France ne permettaient d’intenter cette action que par la voie judiciaire. Désormais, il sera donc possible d’agir en déchéance ou en nullité de la marque devant l’INPI en France. Bien évidemment, et si elles le souhaitent, les parties pourront toujours porter cette action devant le juge judiciaire, notamment si la demande est formée pendant un litige en cours ; toutefois, la procédure administrative devrait être plus rapide et efficace. Il sera également possible de demander la nullité de la marque sur plusieurs fondements à la fois, fondements qui seront par ailleurs élargis pour ne pas se limiter aux seules marques antérieures.

Une meilleure protection pour la marque renommée

La réforme assure également une meilleure prise en compte de la marque renommée. Rappelons que, jusqu’à présent, l’action exercée pour la défense d’une marque renommée était une action en responsabilité civile prévue par l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Désormais, il sera possible d’agir directement en contrefaçon en cas d’atteinte portée à la marque. De même, ces marques pourront être opposées par leur titulaire dans le cadre d’une procédure d’opposition ou de nullité pour s’opposer à l’enregistrement d’un signe identique ou similaire désignant des produits et/ou services différents.

De nouveaux droits offerts au titulaire de la marque

Les titulaires de marques se voient offrir de nouveaux moyens pour lutter plus efficacement contre des actes de contrefaçon portant atteinte à leur droit. Ces derniers peuvent ainsi demander, grâce à des mesures douanières, la saisie des marchandises contrefaisantes avant leur entrée sur le territoire de l’Union européenne et alors même que ces marchandises ne seraient pas destinées à être commercialisées sur le territoire de l’Union. Il est également possible d’agir en cas d’actes de contrefaçon préparatoires, ce qui vise notamment les packaging et emballages sur lesquels la marque pourrait être apposée et qui pourraient contenir la marchandise contrefaisante. Le titulaire peut également s’opposer à ce qu’un tiers utilise sa marque dans le cadre d’une publicité comparative, si cette dernière est contraire à la directive 2006/114/CE sur la publicité trompeuse.

De précisions bienvenues sur la notion d’« usage loyal » de la marque

La réforme vient également préciser la notion d’« usage loyal », ce qui ne peut être que salué compte tenu des enjeux inhérents à sa mise en œuvre. Pour rappel, le titulaire d’une marque ne peut en principe s’opposer à ce qu’un tiers utilise son signe si ce dernier en fait un usage loyal. Toute la question est donc de définir cette notion d’usage loyal, ce qui permettra de justifier l’utilisation par un tiers du signe sans l’autorisation du titulaire. La directive (UE) 2015/2436 précise ainsi qu’un usage est loyal lorsqu’il est « conforme aux usages honnêtes et en matière industrielle et commerciale », ce qui est le cas dans plusieurs hypothèses visées par le texte[5].

Parlons bien, parlons économies

Autre disposition attendue : la fin du « forfait 3 classes » par lequel le déposant devait s’acquitter d’une même somme, qu’il vise une, deux ou trois classes. Cela encourageait donc les demandeurs à déposer dans d’autres classes qui ne correspondaient pas réellement aux produits et services rattachés au signe, encombrant ainsi le registre des marques. Désormais, une taxe devra être payée pour chaque classe visée. Pour le dépôt d’une marque de l’Union européenne, le demandeur devra s’acquitter d’une taxe de 850 euros pour un dépôt électronique et 1 000 euros pour un dépôt papier, auquel il sera éventuellement ajouté 50 euros pour une deuxième classe puis 150 euros par classe supplémentaire au-delà de deux classes. Ce nouveau système est pour l’instant applicable seulement pour la marque de l’Union européenne et demeure optionnel pour les marques nationales. Reste à surveiller si la France va opter pour cette solution pour les marques nationales…

 

De l’enregistrement à la nullité, en passant par l’action en contrefaçon et les procédures urgentes, les changements introduits par la réforme touchent ainsi tous les stades de la vie de la marque. Toutefois, plusieurs années seront nécessaires afin que les différents pays de l’Union appliquent effectivement ces différentes dispositions et prennent définitivement… leur marque !

Marie AUGER

 

 

[1] L’OHMI avait accepté d’enregistrer une marque olfactive décrite comme « l’odeur de l’herbe fraichement coupée » pour désigner des balles de tennis (Chambre de recours de l’OHMI, 21 février 1999)

[2] Voir point 13 de la directive (UE) 2015/2436

[3] La « mention traditionnelle » est une notion permettant de décrire une particularité d’un vin bénéficiant d’une AOP ou IGP. Exemple en France : Grand Cru, Ambré, Primeur, Vendanges tardives…

[4] Voir article 4 de la directive susvisée

[5] Voir point (27) de la directive (UE) 2015/2436

 

Pour en savoir + :

 Laure MARINO, « À vos marques, prêts, partez ! », Propriété industrielle, n° 6, juin 2015, alerte 44.

FIDAL AVOCATS, « Les incidences du « Paquet marque » sur les marques enregistrées avant le 22 juin 2012 : attention à la période transitoire ! », 24 février 2016, http://www.fidal-avocats-leblog.com

Julien HORN et Frank VALENTIN : « La réforme du « paquet marque », quel impact pour les entreprises ? » http://www.degaullefleurance.com – VIDEO